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  2021年初,韩国最高法院通过一项全体法官裁决(en banc ruling)撤销了对后注册商标的“注册抗辩”,这意味着即使使用注册商标也可能侵犯到在先注册商标。因此,如何在不同情况下正当使用商标是一个值得研究的课题。

  商标使用

  从第三方的角度来看,何种商标的使用形式是否会侵犯另一方的商标权,这可能是一个问题。从所有者的角度来看,这将是如何使用商标以维持其注册和实施的问题。

  对第三方而言,使用他人商标时只要如实提及正品,或者能简单地解释或描述此类正品的质量、数量、原材料、功效、形状、功能或使用方法,一般会被认为是“合理使用”;对此《韩国商标法》明确规定了注册商标的限制范围(《韩国商标法》第90条),这类似于其他司法管辖区的合理使用的例外规定。

  至于合理使用,韩国法院裁定(i)现代汽车公司享有商标权的“HMC”标识,主要用于汽车和其零部件以及可匹配其汽车的空气净化器包装上;且(ii)教育广播系统的商标及著名商业名称“EBS”标识被用于广播讲座的教材上,应视为合理使用(最高法院第2001Do1355号、第2010Do5994号决议)。但是,如果商标的使用牵扯到商标所有人的赞助、捐赠或从属关系时,这类使用将不被视为合理使用。

  对于商标所有人来说,商标的“使用”在韩国并不是提交商标注册申请的先决条件。此外,商标续展不需要“使用证明”。由于门槛相对较低,商标所有人倾向于提交过于宽泛的商标申请说明以获得更广的保护范围。结果是许多在韩国的注册商标并未被注册人部分或全部使用过。

  撤销

  但是,如果注册商标连续三年未使用,则很容易被撤销。不仅是利益相关方,“任何人”都可以针对部分或全部商品提出商标未使用的撤销审理,甚至不需要提交证明商标未使用的调查报告。质疑方可以进一步要求在上述在先注册被撤销之前“中止审查”自己的商标申请,以便被质疑商标撤销后自己的商标申请能进行注册。

  此后,当商标被最终撤销时,被撤销商标的所有人自撤销审理申请之日起三年内不能就被撤销的商品提出相同或相似的商标申请。

  如果注册人能够证明其在被质疑的商品上使用过该注册商标,该商标就可以避免从此商品类别中撤销。反过来则意味着第三方需要巧妙地选择那些被质疑存在事实冲突的商品。

  当提起撤销审理时,商标所有人必须能证明使用过“已注册”的商标。当注册商标由英文或其韩文音译构成时,只以英文字母作为商标实际使用的情况,韩国法院认为是正当使用,因为其商标实质上是一致的(最高法院第2012Hu2463号决议)。

  如果撤销程序中提交的证据不能证明该商标在一般交易过程中的实质性使用,注册商标将被撤销(最高法院第2011Hu354号决议)。令人惊讶的是,商标不使用的撤销行为获得成功的概率相当高;过去五年中撤销掉了超过80%的被质疑商标。

  重新申请策略的使用

  品牌商采取“重新申请策略”的情况并不少见,即在同一商品上申请相同商标,以便重置商标未使用的“时间沙漏(vulnerability clock)”,根据法律规定,《韩国商标法》第38条规定同一商品不得再次提交同一商标(即每个商标只有一个申请)。但是,在实践中只要稍微改变商标样本的字型、字体、大小写、颜色或者指定商品的说明,就可以为事实上在同一商品上注册实质上相同的商标。

  如果该商标注册成功并广为人知,韩国的商标所有者可能会做些防止商标逐渐普通化的尝试,例如使用?符号或?符号,或使用大写字母、不同的字体、引号或风格化样式使该商标与周围背景不同。

  商标是其所有者的宝贵资产。为了让这些资产变得有价值,商标所有者必须正当使用它们。“正当”的定义可能因时间、地点和情况而异。目前,虽然在韩国撤销商标似乎相当容易实现,但另一方面,所有者可以在正当使用的法律框架下采用重新申请的策略。(编译自www.managingip.com)

  翻译:吴娴  校对:刘鹏

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