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“337调查”应对策略

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  “337调查”是美国国际贸易委员会(ITC)根据申请人(原告)的请求来调查被告是否存在违反美国1930年关税法案第337条的行为。“337调查”案件的审理速度相比于地区法院知识产权案件要快许多,平均在10个月至13个月就会有最终的决定。一旦被判定违反337条款,ITC便能够颁布排除令,禁止被告向美国进口侵权产品,并且还可发出停止令,对已经进口到美国的侵权产品限制其进一步的流通与销售。本文中,笔者以“337调查”案件为例进行应对策略分析,以期为相关企业提供参考和借鉴。

  2018年3月27日,美国LED面板公司Ultravision分别在ITC和美国联邦地区法院对44家公司提起了“337调查”和专利侵权诉讼,并要求相关企业对其进行赔偿。涉诉的44家企业分别来自中、日、韩、英、法、比、美等多个国家,几乎覆盖了整个LED面板行业,其中包括雷曼光电、洲明、艾比森等多家上市企业。

  笔者所在的律师事务所代理了涉诉企业雷曼光电应对“337调查”,同时邀请享誉美国诉讼界的昆鹰律师事务所共同组成联席律师团(下称律师团),负责了该案的初始答辩、非侵权分析、无效比对、证据开示(包括证据收集、证人交叉质询、法律文书沟通)和专家报告等重要工作。通过对原告涉案专利所属的专利族及原告公司和发明人背景的细致分析,笔者发现相关专利的稳定性和可执行性方面存在可疑之处。基于此,律师团将所有可能用到的争辩方案逐一进行了分析与比较,最终确定将原告的不正当行为(即专利申请时提供重大误导信息)和发明人错误这两大理由作为雷曼光电应诉的主攻方向,最后成功迫使Ultravision无条件撤诉。

  事实上,在“337调查”案中,由原告主动撤诉的案件占比相当少,仅占总案件数的10%~15%左右,更多的案件则是一直打到行政法官下达初裁判决。即使有些案子在中途双方达成和解协议,也是以被告接受同意令(Consent Order)或同意支付和解费为条件的。

  近年来,随着国内企业不断走出去,涉及“337调查”的案件屡见不鲜,如何有效应对“337调查”成为相关企业特别关注的问题,处理稍有不慎,满盘皆输。笔者认为,上述LED“337调查”案件是中国被告在美国337案件中一次彻底的胜利,可为中国企业应对相关诉讼带来积极思考。

  就案件本身来说,有很多可圈可点的地方,如雷曼光电在接到相关诉状后十分积极地应对起诉。从得知被起诉的那一刻开始,雷曼光电等中国企业在此次“337调查”中就毅然选择了正面迎战Ultravision,这源于这些企业对美国市场的重视和知识产权保护意识的提高,以及对涉案专利和权利人的不合理行为的怀疑。在之后的证据开示阶段,雷曼光电也与律师团充分配合,及时有效地完成了美国诉讼中特有的证据开示的义务,并且还派出公司高层参加了在香港举行的庭外质证程序,出色地抵挡了对方律师刁钻的交叉质询。

  除此之外,利用可靠的律师团队为企业服务也是该案胜诉的重要因素。笔者认为,相关企业在前期选择律所阶段,不仅要考虑律所本身的知名度,更要深入了解实际办案律师的能力与经验,以及与客户联络的律师将在接下来阶段中投入多少时间亲自参与案件办理,以避免与客户联络的律师本身不了解案情、实际办案的律师又无法与客户沟通而导致案件不利的情形。

  就企业自身看,应提前做好专利布局。对于拥有独立技术的国内企业来说,在产品走出国门之前,就要有意识地用知识产权来保护自己的技术。如果保护得当,那么这些产品很可能如虎添翼,为公司抢占先机,获取较大的市场份额。反之,这些产品不仅得不到保护,还可能会被恶意的合作伙伴拿去自用、甚至是抢注或申请知识产权,对实际的技术所有者的市场拓展构成极大的伤害与阻碍。基于此,笔者建议中国企业在走进发达国家市场,尤其是知识产权保护制度非常成熟的国家和地区时,首先应该提早规划如何规避知识产权风险,并且尽量在研发初期就将新产品的侵权风险降到最低,可以通过FTO分析、竞争对手筛查等方式。另外,由于美国专利侵权本身是无过错责任(strict liability),因此相关企业即使没有任何侵犯专利权的意图也会被卷入该类法律纠纷中。针对该情况,国内企业应该学会以法律的角度分析和解决问题,或者聘请外部律师协助这项工作,而不是轻易地放弃国外市场。(作者系美国百琞律师事务所合伙人王哲)

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