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商标使用许可中被许可人与许可人商誉之争

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  近年来,食品行业商标许可使用纠纷日益增多。通过分析其中的典型案例,我们不难发现这些案例在争议焦点、纠纷产生原因等方面存在共性。下面围绕“红牛案”“王老吉案”“露露案”三个案件作为代表进行分析。

  三个案件在商标使用许可方面的争议聚焦

  红牛案的争议焦点是:许可人天丝集团和被许可人华彬集团签订的商标许可使用合同的许可使用期问题。无论天丝集团以何种理由正式拒绝继续许可后,华彬集团是否还可以凭借历史上的某种关系主张继续使用权。

  王老吉案的争议焦点是:在生效的仲裁裁决已经明确被许可人鸿道集团无权继续使用“王老吉”商标后,红罐凉茶上的独特包装装潢是否还可以被加多宝公司继续使用,如何使用才能避免进一步的侵权纠纷。

  露露案的争议焦点是:涉事双方签订的《备忘录》《补充备忘录》是否具有商标许可使用合同的效力,以及《备忘录》约定的具体使用期限能否被司法认可。

  上述三个案件中争议焦点基本存在于:许可人的注册商标权或其他商业性权益,在双方协议的许可期限约定不明或者续期存在争议时,被许可人是否有权继续使用。

  争议表面和背后原因之综合探究

  (一)商标使用许可合同形式上不规范

  露露案中,许可人承德露露公司与被许可人汕头露露公司选择使用备忘录而不是正规的合同来约定商标使用许可问题。这也是导致许可人迟迟不承认其合同效力的原因之一。许可人声称,如果该备忘录属于关联交易的重要合同事项,必须经过董事会、监事会、股东大会审议通过,独立董事还要专门发表意见,但是该备忘录并没有履行上述审批程序,也未向全体股东公告,因此不属于正式的合同。

  (二)合同中有关许可期限存在争议

  红牛案中,双方争议商标许可使用期是20年还是50年。许可人泰国天丝公司认为合作期限是20年,被许可人华彬公司认为经营期限可达到50年。王老吉案中,许可人广药集团和被许可人鸿道集团签订的《“王老吉”商标许可补充协议》和《关于“王老吉”商标使用许可合同的补充协议》在原有商标许可使用合同的基础上对使用期限又进行了延期约定。再如露露案,报道称被许可人汕头露露公司称备忘录约定其有偿使用注册商标和专利技术,该使用权在任何注册商标和专利技术转让的情况下都有效。该约定相当于一个“使用期限”不明的合同,这也是双方产生纠纷的隐患之一。

  (三)许可使用合同内容不够详尽

  1.未对许可使用后的商标增值部分约定如何分配

  三个案件均未约定如何处理商标使用许可后可能带来的商标增值问题,深层次原因是:一方面,市场环境复杂多变,许可人与被许可人在签订商标许可使用合同时难以判断商标在未来经营中能增值与否,以及增减值幅度,没有适当地引进价值估值体系。另一方面,囿于中国国情和生态文化,许可人与被许可人之间常存在关联关系;公司高管之间常存在朋友关系等,这也是导致关乎到知识产权的许可合同仍出现君子协定的情况;再者,很多食品行业尤其是快消品行业存在急功近利,对知识产权的价值认识不够全面,眼界不够长远的短视情况。

  2.未能约定其他商业性权益的归属问题

  其他商业性权益如产品的包装装潢、字号的使用、商业性广告语的版权、域名网址、许可证照等,在商标许可使用合同中通常也没有明确约定。如王老吉案中,许可人广药集团和被许可人鸿道集团并未事先约定红罐包装装潢的权益归属。法院认为,包装上的“王老吉”商标权属广药集团无疑,但加多宝公司在对含有该注册商标的包装装潢的市场推广、提升知名度方面也作出了巨大贡献,因此在诉讼时已难以将其与广药集团的贡献度简单分割,从而判决双方对既有的包装装潢权共同享有。

  未约定商标未来增值或者减值时如何处理的危害性

  (一)在被许可商标一旦大幅增值时,极易产生商标许可使用纠纷

  红牛案和露露案的争议焦点名为对商标许可使用期的争论,业内有文章指出,背后的原因很可能跟增值商标背后的利益分配相关。依循商业惯例,一旦被许可商标快速占领市场,出现大幅增值的情况,许可人通常都会希望增加许可费用或者加大自身的利润分成。

  (二)商标使用许可后监管不力也会带来商标减值

  商标使用许可后,跟商标增值相对应,也会出现商标减值的情况。比如某上市餐饮公司后期因加盟商运营不规范、缺乏品牌监管意识等,导致门店数量急剧减少。另一个“网红火锅店“情况也类似,因快速扩大加盟店,带来管理混乱和品质无法平衡的问题,拉低了自身商标价值,也连累了真正的商标被许可人。

  以案为鉴,食品行业商标使用许可合同应注意的方面

  (一)商标许可使用合同必须对商标使用期限等重要事项进行详细明确的约定,决不能语焉不详。

  (二)应充分考虑到许可使用后可能对商标带来的增值或者减值的情况,许可合同双方应提前约定商标价值增值减值的评估方法,并在此基础上对商标增值的分配问题进行约定。出现减值的情形下,应严格约定及时止损的程序和责任分担追究情形包括合同的提前解除。

  (三)及时进行商标许可使用合同的备案

  及时对商标许可使用合同备案,有助于化解一部分合同“说不清”的风险。虽然商标使用许可合同备案不是国家强制行为,但不备案,将不得对抗善意第三人。及时对商标使用许可合同进行备案,一方面可以确定合同内容的真实性与有效性;另一方面也是一个“公示”的效果,可以避免许可人与第三人重复授权独家许可的问题。

  (四)做好商标长期战略考量与规划

  无论是许可方还是被许可方,都应加大对本公司的商标战略的考量与规划。许可人应考虑如何在扩展市场的同时,还能对许可出去的商标利益进行控制。尤其是在采取连锁经营模式和加盟店模式时,商标注册人应严把质量和原材料供应链关;被许可人则应考虑,如何在商标许可使用到期后,保留下自己独有的商业价值,免得彻底沦为“为他人做嫁衣裳”。黄桂林(作者系北京市国联律师事务所合伙人)

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