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签了专利实施许可合同 也有可能侵权

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  【案情介绍】

  A公司为一家生产照明设备公司,主营产品中需要使用一种特殊外观的灯杆,B公司拥有该灯杆的外观设计专利。A公司与B公司签订了《专利实施许可合同》,取得了该专利的一般授权,双方约定B公司保证该专利的有效性,如有发生专利权属的纠纷,由B公司承担相应责任。合同签订后,A公司遂开始大批量生产该产品并投放于市场。

  2019年4月,C公司以A公司为被告向广州市知识产权法院提起诉讼,认为A公司生产并销售的产品侵犯了其外观设计专利权,要求A公司停止生产该产品并赔偿损失。C公司指其持有法院的生效判决,证明所有的该外观设计专利权申请日早于B公司,且处于有效法律状态。A公司去找B公司商谈,B公司辩称,其所提供的专利也是合法有效的,且该产品是由A公司生产的,即使要赔偿,也是由A公司赔偿。那么A公司是否应当承担赔偿责任呢?

  【律师说法】

  记者采访了广东港宏律师事务所的郑桂英律师,郑桂英律师经过分析指出,要想了解A公司是否需要承担赔偿责任,要从以下几个方面理解。

  首先,确定A公司的产品是否侵犯了C公司的外观设计专利权。我国的外观设计专利因为仅作形式审查,取得某一产品的外观设计专利授权,并不能代表该授权是稳定而有效的,可能会因侵犯他人在先权利无效,亦有可能因丧失新颖性而无效。《专利法》第23条规定,授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突。由于C公司有生效的法院判决证明其权利的稳定性与合法性,作为后申请的B公司的同类专利,可能会被认定为无效专利。如果该专利无效,则A公司因并未得到C公司的授权,则构成对C公司外观设计专利权的侵权。

  其次,如果A公司确实侵犯了C公司的外观设计专利,那么侵权后果由谁来承担呢?《中华人民共和国合同法》第342条规定:技术转让合同包括专利实施许可合同;第349条规定:技术转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并且保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标;第353条规定:受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但当事人另有约定的除外。本案中,双方形成的外观专利实施许可合同合法有效,属于合同法规定的技术转让合同。B公司作为技术转让合同的让与人,应当保证所提供的外观专利设计无误,能够达到受让人实施专利许可的目的。如果,A公司作为受让人在按照让与人提供的专利实施专利过程中,被认定使用的外观设计专利侵犯了C公司的在先专利权,对此,B公司未能确保其许可A公司实施的外观专利不会侵害他人在先专利权,存在过错。

  而且,根据A/B双方签订的《专利实施许可合同》,双方约定B公司保证该专利的有效性,如有发生专利权属的纠纷,由B公司承担相应责任。故,虽然侵权产品并非由B公司生产,但侵权后果应由B公司承担。郑律师最后指出,专利权利的稳定性、有效性比较复杂,取得某一专利许可,并不一代表该许可就是合法有效的。在实际经济操作中,要意识到此类风险的存在,通过在合同中明确约定责任分配的方式,保护好合法权益。本报记者 袁  辉  简锦仪

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