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浅析分案申请的合理运用

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  我国《专利法实施细则》第四十二条第一款中规定:一件专利申请包括两项以上的发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

  在申请实务中,提出分案申请的目的五花八门,大致分为被动提出的分案申请和主动提出的分案申请两大类。当审查意见通知书中指出单一性缺陷时,申请人在原申请中仅保留其中一项发明创造,而对其它不具有单一性的发明创造提出分案申请,这就是最常见的被动提出的分案申请。许多国家都允许申请人利用分案申请制度或类似制度,通过缴纳一定费用来获得一定的主动修改时机。在此情况下,代理人可以通过主动提出分案申请来为申请人争取更加合理充分的专利保护。笔者结合实务经验认为,为使申请人的利益最大化,大致有以下几种情况可以运用分案申请。

  欲擒故纵

  在发明专利的申请过程中,经常会出现申请人和代理人与审查员对于部分权利要求中的技术方案的新颖性和创造性的认定存在较大差异,以致申请的审查周期变长,甚至授权前景黯淡。在此情况下,为了打破审查僵局,申请人不妨先将权利要求书修改至符合审查员要求的文本,与此同时,依照之前具有较大争议的权利要求书提出分案申请。这样,以暂时牺牲原申请的部分利益为代价寻求争议技术方案经过二次审查而获得授权的机会。

  亡羊补牢

  由于各种原因,提交后的专利申请文件有时会出现如下问题:申请提交时被写入权利要求书中请求保护的技术方案与申请人真实想要保护的技术方案存在偏差,或者与实际最具有市场价值的技术方案存在偏差。在此情况下,只要不超出原申请记载的范围,申请人就可以利用分案申请来重新调整申请策略。

  金蝉脱壳

  在某件专利申请已经被驳回或者已经进入复审程序且复审前景不甚乐观的情况下,如果这样的不利局面是由于原申请文件的撰写失误等原因导致的,并且原说明书中记载的内容中又确有具有保护价值的技术方案,则申请人此时可以提出分案申请,保护相应的技术方案。如此,即便母案的复审结果是维持驳回,申请人仍有机会通过分案申请来尽量止损。

  步步为营

  众所周知,专利制度的本质是公开换保护。如果把内容详实的说明书比作一座贮藏丰富的宝矿,那么一旦申请被公开,则宝矿中未被挖掘出的资源就将被公众共享。因此,从申请人的角度来讲,当然希望要么能够一次性挖出这座宝矿中全部有价值的矿藏,要么能够有机会在被公众共享前再次进行挖掘。

  修改原权利要求书以使其覆盖尽量多的技术方案是实现充分挖掘的有效手段。然而,根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定,申请人在收到审查意见通知书后对申请文件进行的修改应当仅针对审查意见通知书中指出的缺陷。因此,对于已经进入审查阶段的专利申请,对于权利要求书的修改往往掣肘太多,难以施展。这时,通过提出分案申请就能够将仅写入说明书中而未写入原权利要求书中的重要技术方案分别予以保护。尤其是在2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条明确了“捐献原则”的大背景下,为了避免在日后可能面对的侵权纠纷时陷入“被动捐献”的不利局面,分案申请在此方面的作用更加凸显。

  暗渡陈仓

  在大多数情况下,申请人(尤其是企业申请人)在专利申请的过程中会给申请策略的制定以及申请文件的撰写预留出充足的时间。但当突发事件导致原本充足的时间变得紧迫时,申请人往往来不及按部就班地展开上述各项工作。此时,申请人就可以充分利用分案申请制度为尚未理出头绪的多个技术方案抢占申请日。

  在这种情况下,申请人不妨考虑把所有相关的技术方案全部放入一个专利申请文件的申请文件中,并简单撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。在如此“明修栈道”之后,申请人就可以继续按部就班地从容展开相应的工作,然后在有利的时机利用分案申请实现自己真实的保护策略。

  釜底抽薪

  与上一种情况类似,可以先将尽可能多的技术方案放入说明书中,并撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。然后,尽量采用各种策略使该母案申请保持“pending”状态。这样,申请人就可以有充足的时间研究市场部门随后获得的关于竞争对手的产品的情报,如果能够形成针对性地覆盖对手新产品的分案申请,无异于是对竞争对手的一记重拳,具有极大的商业价值。(瞿艺)

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